Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Мар 20, 2013 | Юридическая консультация | Нет комментариев

Регистрируем торговую марку. Как избежать сложностей. Часть 2

Регистрируем торговую марку. Как избежать сложностей. Часть 2


Ранее мы уже писали о самой распространенной причине для отказа в регистрации торговых марок. На этот раз поговорим о других поводах, которые могут быть причиной отказа в регистрации торговой марки.

Итак, пройдемся еще по одному критерию, которому должна соответствовать торговая марка, чтобы не лишиться долгожданной регистрации: «торговая марка не должна противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали».

Зачастую этот пункт воспринимается очень буквально. Многие считают, что это очень очевидная причина для отказа, и если в торговой марке нет фашистских лозунгов или ненормативной лексики, то данный пункт применить нельзя. Однако существует много примеров, когда все не так очевидно.

MAFIA. Этой торговой марке было отказано в регистрации под услуги 41 класса, которые включают в себя «игры, развлечения» на вышеуказанном основании. Так как экспертиза посчитала, что данное название пропагандирует незаконную деятельность и культ насильственности, поскольку является названием тайной террористической организации. Заявитель обратился в Апелляционную палату, и коллегия в конце концов пришла к выводу, что развлечения и игры – это предмет непродуктивной деятельности, чьи правила отличаются от повседневной жизни. Играя в игру с таким названием, люди осознают это. По мнению коллегии, с популяризацией одноименной игры слово «MAFIA» приобрело расширенное толкование и принимается не в прямом, а в переносном смысле, которое не имеет негативной составляющей. На основании этого коллегия пришла к выводу, что данное обозначение относительно услуг 41 класса, которое касается игр и развлечений, не будет нарушать публичный порядок.

Заявленное обозначение используется для предоставления развлекательных услуг, поэтому воспринимается как фантазийное из-за нереальности ассоциаций.

И хотя все закончилось «хеппи-эндом», как мы видим, экспертиза изначально вынесла предварительный отказ в регистрации этой торговой марки.

Совет №1. перед подачей торговой марки на регистрацию рассматривайте, кроме всего прочего, свое обозначение и через призму данного основания для отказа. Смотрите значение в энциклопедиях, словарях и т.п.

Кроме того, хочу подчеркнуть, что каждая страна имеет свои принципы гуманности и морали. Если Вам зарегистрировали торговую марку в Украине, это еще не значит, что ее также зарегистрируют в других странах, не применяя данное основание для отказа, и наоборот.

Например, не так «повезло» торговым маркам в Российской Федерации, которым было отказано в регистрации: «Долгожитель» для товаров 32 класса (пиво) и 33 класса (алкогольные напитки) было отказано, как противоречащей общественным интересам. Также было отказано в регистрации торговой марке «Володя и медведи» для товаров 33 класса (водка). Основанием послужило то, что такая регистрация наносит вред государству, пороча первых лиц государства, и, соответственно противоречит общественным интересам.

Следующая причина для отказа звучит так: «Не могут быть зарегистрированы торговые марки, которые изображают или имитируют: государственные гербы, флаги и другую государственную символику (эмблемы); официальные названия государств; эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати; награды и другие отличия.

Такие обозначения могут быть включены в знак, как элементы, которые не охраняются, если на это есть согласие соответствующего компетентного органа или его собственников».

На этот пункт прежде всего необходимо обращать внимание представительствам крупных компаний в Украине. Так как они чаще всего хотят иметь в составе своей ТМ название либо флаг той страны, которую они представляют.

Хотелось бы привести пример отказа в регистрации торговой марки Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». В состав торговой марки входило изображение малого Государственного герба Украины. Получив отказ, заявитель обратился в Апелляционную палату, ссылаясь на то, что данный элемент может быть включен в знак, поскольку у него есть согласие на это соответствующего компетентного органа. В качестве доказательства заявитель предоставил решение Комиссии государственных наград и геральдики, которое, по его мнению, предоставляет право на включение малого Государственного Герба Украины в состав знака. Решением данной комиссии было утверждено описание и рисунок эмблемы, описание и рисунок флага УГППС «Укрпочта», а также порядок их использования. Однако, коллегия Апелляционной палаты, изучив данные материалы, пришла к выводу, что Комиссия государственных наград и геральдики дала согласие на использование Малого Государственного Герба Украины в составе эмблемы и флага – официальных отличительных символов, которые указывают на принадлежность к УГППС Укрпочты, и которые могут быть использованы на фирменной одежде работников почтовой связи, на почтовых ящиках, транспортных средствах почтовой связи, бланках и печатях генеральной дирекции Укрпочты. Но такое решение не является согласием на использование изображения малого Государственного гебра Украины в составе знака для товаров и услуг. На этом основании заявителю было отказано в регистрации данной торговой марки.

Как видим из примера, даже государственному учреждению могут отказать в регистрации.

Совет №2. Если Вы хотите, чтобы в состав Вашей торговой марки входил какой-либо пункт из вышеперечисленных – не опускайте руки, все возможно! Однако, помните, что необходимо очень тщательно подходить к разрешительным документам, и лучше это сделать до подачи ТМ на регистрацию, а не после того, как получили уведомление об отказе в регистрации.

Отдельно в этом пункте хочу коснуться разрешения, которое необходимо получать, если в составе Вашей ТМ есть название «Украина», которое написано буквами любого алфавита, либо международный код «UA», либо их имитация.

Во-первых, Вам при подаче заявки дополнительно к общему сбору необходимо будет оплатить 6000 грн. Но это не будет являться гарантией того, что такую ТМ Вам зарегистрируют. В процессе регистрации Вам придет запрос, и необходимо подготовить ряд документов, которые будет рассматривать комиссия при Государственной службе интеллектуальной собственности, чтобы выдать Вам разрешение на включение данного элемента в состав Вашей торговой марки. При этом комиссией рассматриваются такие вопросы: не будет ли, опять-таки, использование названия государства противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали? Будет ли способствовать такое обозначение интересам государства? Имеют ли товары и услуги, относительно которых предусматривается использование такого обозначения, промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность? Уникальны ли данные товары? Занимает ли заявитель доминирующее положение на рынке относительно заявленных товаров и/или услуг? Осуществляет ли внешнеэкономическую деятельность? Если да, то занимает ли доминирующее положение? Также имеет большое значение тот факт, что заявитель занимается производством заявленных товаров или предоставлением услуг, как в Украине, так и на мировом рынке не менее 5 лет.

Все эти факторы рассматриваются как отдельно, так и в совокупности, но, конечно же, чем больше факторов, тем реальнее получить такое разрешение.

Также хочу обратить внимание на небольшой нюанс: дело в том, что торговые марки регистрируются в Украине либо на юридических лиц, либо на физических — и не регистрируются на физических лиц-предпринимателей. Так вот, чтобы получить разрешение на использование в своей торговой марке данных обозначений, физические лица должны быть предпринимателями! Поэтому обращайте внимание на это, если регистрируете торговую марку на себя, как на физическое лицо – гражданина Украины.

Иногда украинские предприниматели выходят из положения и регистрируют слова, которые включают в себя UA без каких-либо доплат и выдачи разрешений. Такими примерами могут служить следующие торговые марки: UAGOLF, IPUA, GRANDUA, POSUA, UAMEN, ARTRUA (данная информация получена с официального сайта Укрпатента). Однако, это несет в себе, на мой взгляд, определенный риск, так как Укрпатент при подаче Вашего обозначения может потребовать доплаты сбора, и Вам все-таки придется проходить комиссию и получать разрешение.

Совет №3. Если Вам хочется иметь в своем обозначении слова «Украина» или «UA» и Вы только начинаете свой бизнес, кроме того, Ваш товар или услуга не уникальны — шансы у Вас небольшие. Вы можете зарегистрировать сначала торговую марку без включения данных слов, а когда поднимите свой бизнес на ноги, можно уже проходить и данную процедуру.

Надо сказать, что далеко не во всех странах так «бережно» относятся к названию своей страны или названиям других стран, и не везде нужно проходить такого рода процедуру.

Следующей причиной для отказа может послужить то, что Ваша торговая марка воспроизводит названия промышленных образцов, права на которые принадлежат в Украине другим лицам; названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажей из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Из нашей практики — чаще всего хотят зарегистрировать торговые марки, которые несут в себе названия персонажей фильмов, мультфильмов или книг, например: «Отелло», «Штирлиц», «Масяня», «Маугли», «Додо» «Каа», «38 попугаев» и тому подобное. Поэтому давайте более подробно рассмотрим их.

Конечно же, не бывает совета на все случаи и, естественно, необходим индивидуальный подход. Важно, является ли слово само по себе фантазийным. Например, слово «Маугли»? Конечно же, является. Это персонаж, придуманный Киплингом. В законе сказано, что нельзя регистрировать в качестве торговых марок персонажи без согласия владельцев авторского права или их правопреемников. Но что же делать в данном примере? У кого брать разрешение? Ведь срок действия имущественных авторских прав действует на протяжении жизни автора, а также в течение 70 лет после смерти автора. Киплинг умер в 1936 году. Значит, данный персонаж перешел в общественное достояние и, получается, что в данном случае такое разрешение не требуется.

А вот если Вы хотите зарегистрировать изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» знаменитого советского скульптора Евгения Вучетича, то Вам необходимо получить разрешение от его вдовы, которая является правонаследником автора.

А теперь возьмем для примера регистрацию торговой марки «Алхимик». Что это? Известный роман Пауло Коэльо или же древняя профессия? А может быть, это рассказ Говарда Лавкрафта или фильм, который вышел в 1988 году в Польше?

Как быть? У кого брать разрешение из вышеперечисленного?

При регистрации торговой марки, в состав которой входят какие-либо объекты авторского права, необходимо отталкиваться от уникальности данного слова. Насколько оно вошло в наш обиход и используется в разных отраслях деятельности.

Совет №4. Если Вы хотите использовать какие-то художественные произведения, названия персонажей, фильмов, мультфильмов и т.п, то необходимо понять, не закончился ли срок действия авторских прав, насколько уникально данное обозначение, и по возможности брать разрешение у автора или же у его наследников заранее, поскольку порой сделать это очень и очень затруднительно.

Что касается фамилий, имен, псевдонимов, производных от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия, то тут могут возникать, на мой взгляд, некоторые коллизии. Обычно все задаются вопросом: кому известных? Насколько известных? И что делать, если у Вас такая же фамилия, как и у известного человека?

Получается, что зарегистрировать ТМ «ЛИТВИНЕНКО» можно, а фамилию «КРАВЧУК» нельзя? А если однофамилец так же известен, должен ли он брать разрешение у еще более известного однофамильца? И как узнать, кто из них более известен? А если добавить к известной фамилии неизвестное имя? Тогда регистрация возможна? А если человек умер, как быть в таком случае?

Например, в Украине существует ряд зарегистрированных торговых марок, таких как: «Пушкин» под услуги ресторанов (Свидетельство для товаров и услуг №134944), «Кафка» также под услуги ресторанов и производство кофе (Свидетельство №64973), «Гете» под производство вина (Свидетельство №125004), Вивальди под про производство алкогольных напитков (Свидетельство №108526). И, конечно же, согласие тут вряд ли получится взять.

Эти и многие вопросы возникают при таких регистрациях. Мы рассмотрели еще несколько причин для отказа в регистрации торговых марок, но и это еще не все!

Источник:   http://www.prostobiz.ua/content/view/full/228321

Читайте так же...

« »