Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Мар 20, 2013 | Юридическая консультация | Нет комментариев

Регистрируем торговую марку. Как избежать сложностей

Регистрируем торговую марку. Как избежать сложностей


Причины, по которым может быть нужна торговая марка — у всех разные. Однако, независимо от причин, по которым Вам понадобилась ТМ, при регистрации торговой марки необходимо обращать внимание на ряд факторов. Данные факторы могут послужить причиной того, что Вы, вместо долгожданного Свидетельства о регистрации торговой марки, получите предварительный отказ в регистрации. Существует несколько причин для отказа в регистрации торговой марки.

Самой распространенной причиной для отказа в регистрации, с которой можно столкнуться, является существование тождественных и/или схожих до степени смешения торговых марок, как уже зарегистрированных, так и поданных на регистрацию.

С чего же начать в этом случае? Чтобы не попасть под отказ по этой статье, начинать необходимо с проведения предварительного поиска на нахождение тождественных или схожих до степени смешения торговых марок, который проводится филиалом Укрпатента, а также с поиска в сети Интернет.

Некоторые люди на 100% уверены, что такой торговой марки нет, и что проведение поиска — это дополнительная трата времени и денег.

На самом деле проведение поиска как раз и позволяет это время и деньги сэкономить. Если до момента подачи заявки на регистрацию ТМ провести такой поиск, то можно по его результатам либо спать спокойно, либо, что гораздо неприятнее, придется придумывать новую торговую марку. Однако Вы, благодаря поиску, узнаете об этом сразу, не питая надежд и не потратив гораздо большие деньги и время.

Кроме того, если Вы выявите, что кто-то подал такую ТМ с нарушением Ваших прав, Вы можете подать возражение против поданной на регистрацию торговой марки конкурентами. Также по результатам поиска Вы можете видоизменить торговую марку таким образом, чтобы она с большей вероятностью прошла регистрацию.

Каждый случай индивидуален, и давать какие-то советы без конкретных примеров и на все случаи жизни довольно сложно. Однако, если Вы будете знать основания для отказа в регистрации ТМ, Вам легче будет ориентироваться в Ваших шансах на победу.

Итак, Совет №1. Проводите предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и/или поданными торговыми марками на регистрацию.

Многие заявители считают, что им могут отказать только если найдена точно такая же (тождественная) торговая марка. Что же касается загадочного выражения «схожая до степени смешения торговая марка», то обычно на наши предостережения о рисках в регистрации по этой причине в ответ слышим: «Ну она же не похожа!!!!! Это абсолютно разные торговые марки!».

Существует несколько критериев, по которым эксперт выносит решение: является ли торговая марка схожей до степени смешения или нет. И порой даже патентным поверенным, несмотря на их многолетний опыт, не всегда представляется очевидными такие сходства. Поэтому к вопросу необходимо подходить комплексно.

Итак, давайте для начала разделим эти понятия на два: «тождественные ТМ» и ТМ, «которые схожи до степени смешения».

С «тождественными» ТМ на первый взгляд все просто: если есть такая же ТМ, то регистрация невозможна. Однако, не все так однозначно. Ни для кого не секрет, что торговые марки регистрируются под определенные товары и/или услуги, которые сформированы в 45 классов товаров и услуг в Международном классификаторе товаров и услуг (далее – МКТУ). На сегодняшний день действует 10-ая редакция данного классификатора. Тут необходимо смотреть, под какие товары и/или услуги зарегистрирована уже существующая или поданная на регистрацию ТМ.

Например, если Вы планируете заниматься производством «кондитерских изделий» (30 класс МКТУ), а тождественная ТМ зарегистрирована под услуги «управление делами артистов-исполнителей» (35 класс МКТУ), то она не может Вам помешать в осуществлении Вашей цели.

А если существует тождественная ТМ под производство «туалетных принадлежностей» (21 класс МКТУ)? Помешать не может, но тут вопрос в том: нужно ли Вам такое соседство? Ведь у потребителей может сложиться ассоциативная цепочка о том, что производителем данных изделий является одно и то же лицо.

А если у Вас «кондитерские изделия», а у другого лица под этой ТМ заявлено производство «варенья» (29 класс МКТУ)? – классы разные, но тут уже возникает вопрос – являются ли данные товары смежными? Приведут ли они к введению в заблуждение потребителей? Этот момент уже требует более тщательной проработки.

Существует и другая сторна медали: не все товары и/или услуги, которые входят в один и тот же класс – являются смежными.

Поэтому если Вы провели поиск и нашли тождественную ТМ, то посмотрите — под какие товары и/или услуги она зарегистрирована? Например, в 35 классе могут спокойно уживаться тождественные ТМ, которые зарегистрированы под «рекламные агентства» и «бухгалтерские услуги». Очевидно, что эти услуги, хоть и находятся в одном и том же классе – не являются смежными и не порождают у потребителя ассоциации, что данными видами деятельности занимается одно и тоже лицо.

Для того, чтобы понимать, являются ли классы смежными, необходимо проанализировать ряд факторов:

  • к какой отрасли относятся те или иные товары и/или услуги,
  • совпадают ли группы потенциальных потребителей товаров и/или услуг,
  • Относятся ли товары и/или услуги к одному и тому же роду, виду, подвиду, группе.

Что касается товаров:

  • изготовлены ли они из одного материала или из разных,
  • относятся ли товары к краткосрочным или к долгосрочным,
  • существует ли связь между производимыми товарами и предоставляемыми услугами,
  • условия и места продажи.

Если говорить в общем: не будут ли у потребителя возникать ассоциации относительно того один ли это производитель или тот, кто предоставляет услуги или разные?

И чтобы окончательно запутать Вас в этих загадочных классах, напомню о том, что было указано выше, а именно: на сегодняшний день действует 10 редакция МКТУ. И если сейчас, например: предоставление юридических услуг находится в 45 классе МКТУ, то, в 7-ой редакции МКТУ данные услуги были в 42 классе.

Подводя итог вышесказанного, Совет №2. Для выявления тождественных торговых марок необходимо проводить поиск не только в Вашем классе товаров и/или услуг, но и в смежных классах. А также в тех классах товаров и услуг, с которыми бы Вы не хотели, чтобы потребитель Вас ассоциировал. При этом берите во внимание фактор действия разных редакций МКТУ.

Переходим к торговым маркам, которые могут быть схожи до степени смешения.

При проведении экспертизы эксперт определяет, схожи ли торговые марки, которые сравниваются, настолько, что могут ввести в заблуждение потребителя относительно лица, который производит товар и/или предоставляет услугу. При определении схожести эти ТМ рассматриваются в целом. Однако, поскольку большинство из людей, живущих на земле, являются визуалами, главное значение имеет первое зрительное впечатление.

При этом отличие в отдельных элементах не имеет значения, поскольку потребитель в повседневной жизни не сравнивает между собой две торговые марки и не разделяет их на отдельные элементы, чтобы запомнить.

Потребитель пользуется своими внутренними ассоциациями, часто нечеткими, о торговых марках, которые он видел раньше.

При этом запоминается какой-то акцент:

  • цвет,
  • шрифт,
  • ощущения, которые возникают при взгляде на торговую марку.

И если при проведении экспертизы установление тождественности не вызывает трудностей у эксперта, то установление схожести того или иного обозначения – процесс более сложный и кропотливый.
При установлении схожести эксперт использует три критерия схожести:

  • звуковую (фонетическую),
  • графическую (визуальную),
  • смысловую (семантическую).

Примеров может быть масса. Всем известно, что мы не читаем середину слов и если у слов одинаковые буквы в начале и в конце, эти обозначения могут быть признаны схожими. Также могут быть признаны схожими обозначения, у которых похожи начальные или конечные части. Если менять слова местами — они также могут быть схожими. Если в торговой марке одно слово является главным и берет на себя акцент. А второе слово в названии не несет в себе большой различительной способности.

Также хочу сказать пару слов о проведении поиска в других странах.

Если Вы регистрируете ТМ в других странах, также рекомендуется проводить предварительный поиск, но при этом следует учитывать особенности законодательства и перевода.

Например, в Молдове могут отказать из-за схожести таким торговым маркам как «король» и «регент», т.к. на молдавском языке они имеют одинаковую семантику.

Совет №3. Если Вы самостоятельно проводите поиск, не привлекая экспертов в данной области, относитесь очень внимательно к результатам поиска. Все торговые марки, которые включены в отчет, оказались в нем не случайно. И проведите тщательное сравнение с каждой из них.

Переходим к другой причине для отказа, которая касается тождественности и/или схожести торговых марок – это отказ из-за существования коммерческих наименований, которые принадлежат другим лицам. При этом, данные лица должны получить право на свое коммерческое наименование до той даты, когда Вы подали Вашу заявку на регистрацию торговой марки. И то, только в случае, если это касается таких же или схожих с ними товаров и услуг.

Естественно, в Укрпатенте нет базы таких наименований, да и быть не может. Поскольку «коммерческие наименования» могут отличаться от названия Вашей компании. Например, название Вашей компании: «Укрсинема». Но название, которое Вы продвигаете, сеть магазинов, которые Вы открыли, называется «Киношок». В данном случае коммерческим наименованием будет являться именно название «Киношок».

Как же быть в таком случае? И у Вас, и у Укрпатента есть один и тот же инструмент поиска – это сеть Интернет.

В данном случае могу дать сразу два совета:

Совет№4. Проверьте, нет ли в интернете компании с таким же коммерческим наименованием, которая занимается такими же товарами и услугами.

Совет№5. Зарегистрируйте Ваше коммерческое наименование как торговую марку. Лучше это сделать первыми, чтобы потом не пришлось «выяснять отношения» в суде.

И в конце своей статьи хочу привести Вам пример одной регистрации, который произошел в Российской Федерации.

В 2011 году московский предприниматель Виктор Матвиенко не смог зарегистрировать товарный знак «Dolki kabana/Дольки кабана» из-за схожести со всемирно известным брендом Dolce & Gabbana.

Данное дело было рассморено в Палате по патентным спорам, куда обратися заявитель, т.к. Роспатент отказал ему в регистрации этого обозначения .

А отказал Роспатент на основании того, что данное обозначение воспроизводит в искаженном написании наименование всемирно известной марки Dolce & Gabbana и, в связи с этим регистрация заявленного обозначения способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

Однако Виктор Матвиенко не согласился с решением и обратился с возражением в Палату по патентным спорам. В своем ходатайстве он ссылался на то, что данные обозначения не сходны по семантике.

По его мнению «Dolki kabana/ Дольки кабана» является фантазийным словосочетанием, которое несет вполне определенный смысл – мелко нарезанное мясо с прослойкой сала. Что касается торговой марки Dolce & Gabbana, то оно образовано путем слияния двух фамилий итальянских дизайнеров – Доминико Дольче и Стефано Габбана».

Кроме того, Виктор Матвиенко в своем ходатайстве усомнился во всемирной известности торговой марки Dolce & Gabbana.

Однако Палата по патентным спорам не согласилась с этими доводами и отказала в регистрации знака «Dolki kabana/ Дольки кабана» на основании того, что «данные словосочетания имеют близкий состав согласных и гласных звуков и совпадающие звукосочетания в их начальных и конечных частях. При этом они исполнены буквами латинского алфавита, а наличие в обозначении Dolce & Gabbana амперсанда (&) не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом». Кроме того, «Присутствие в сети Интернет сведений о марке итальянского дома моды Dolce & Gabbana и о соответствующей продукции позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей о товарах, маркированных знаком Dolce & Gabbanа».

Источник:   http://www.prostobiz.ua/content/view/full/228318

Читайте так же...

« »